B-3119/2013 - 2014-06-12 - Marken-, Design- und Sortenschutz - Verfügung vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchs-verfahren Nr. 12149 CH 471'075 SWISSPRIMBEEF / CH 621'102 APPENZELLER PRIMBEEF (fig.)

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-3119/2013

Urteil vom 12. Juni 2014

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),

Besetzung Richter Francesco Brentani, Richter Pascal Richard,

Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Mutterkuh Schweiz,

Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Mathias Meyer,
Parteien
E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP,

Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Sutter Delikatessen und Catering AG,

Signalstrasse 20, 9400 Rorschach,

vertreten durch Lardelli Bener Audétat,

Harbertstrasse 1, 7001 Chur,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz

Gegenstand Verfügung vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchs-verfahren Nr. 12149 CH 471'075 SWISSPRIMBEEF /
CH 621'102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 621 102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) wurde am 5. Oktober 2011 in Swissreg als kombinierte Wort-/Bildmarke veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen

und ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29 Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Speiseöle, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

B.
Am 23. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 471 075 SWISSPRIMBEEF, die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 29 Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten;

Klasse 31 Lebende Tiere der Rindviehgattung

Alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

C.
Die Vorinstanz wies mit Entscheid vom 30. April 2013 den Widerspruch vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass zwar die Waren mit der Ausnahme von Konfitüren und Speiseölen hochgradig gleichartig bis identisch seien und auch die strittigen Zeichen klanglich sowie bezüglich des Schriftbildes im Gesamteindruck Ähnlichkeit aufweisen würden. Auch ein unterschiedlicher Sinngehalt stünde dieser Ähnlichkeit nicht im Wege. Die Verwechslungsgefahr sei aber trotzdem nicht gegeben, da die Übereinstimmung der Zeichen in den Worten PRIMBEEF bzw. Prim(e) Beef Teile der Marken betreffen, welche von den relevanten Verkehrskreise als prime beef - zu Deutsch erstklassiges Rindfleisch - aufgefasst würden und daher aufgrund des beschreibenden Charakters gemeinfrei und somit nicht vom Schutzbereich der Widerspruchsmarke erfasst seien. Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach die Widerspruchsmarke durch intensiven Gebrauch erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt habe und daher nicht mehr zum Gemeingut zähle, entgegnete die Vorinstanz damit, dass der Bestandteil PRIMBEEF, welcher die Zeichenähnlichkeit verantwortet, nicht an einem allfälligen erweiterten Schutz der Widerspruchsmarke teilnehme. Auch bestehe aufgrund der Aktenlage kein Anhaltspunkt, wonach der Ausdruck PRIMBEEF als Serienmarke gebraucht würde, was unter Umständen zu einem erweiterten Schutz und damit zu einer Verwechslungsgefahr hätte führen können.

D.
Die Beschwerdeführerin erhebt mit Schriftsatz vom 3. Juni 2013 gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt den Entscheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und den Widerspruch gegen die angefochtene Marke für alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von Konfitüren und Speiseöle gutzuheissen. Die Beschwerdeführerin geht zwar mit der vorinstanzlichen Ansicht, dass Warengleichartigkeit bzw. -identität besteht, einig, bestreitet jedoch, dass die Widerspruchsmarke als prime beef im Sinne von erstklassigem Rindfleisch aufgefasst würde. Vielmehr werde die Marke in den Teilen SWISS PRIM BEEF wahrgenommen und sei daher nicht direkt beschreibend. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Widerspruchsmarke intensiv gebraucht würde und daher über einen erhöhten Schutzumfang verfüge, weshalb auch nicht mehr argumentiert werden könne, dass der relevante Teil der Widerspruchsmarke im Allgemeingut stünde. Hierzu legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Beweise ins Recht. Zudem verfüge die Beschwerdeführerin über weitere Marken mit dem Element SWISSPRIM, weshalb sie sich auch auf den Schutz der Widerspruchsmarke aufgrund der Seriennutzung berufen könne.

E.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. August 2013 auf das Einreichen einer Vernehmlassung und beantragte unter Verweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

F.
Die Beschwerdegegnerin äusserte sich mit Schriftsatz vom 21. August 2013 zur Beschwerde und beantragt die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen, dass die Übereinstimmung der strittigen Zeichen nur die im Gemeingut stehenden Elemente betreffe und daher eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausgeschlossen sei. Sie bestreitet auch, dass die Widerspruchsmarke derart intensiv genutzt würde, dass ihr aufgrund dieser intensiven Nutzung einen erhöhten Schutzumfang zustehen würde. Zumindest aber würde das im Gemeingut stehende Element PRIMBEEF nicht an einem solchen erhöhten Schutzumfang teilnehmen.

G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG.)

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 473 E. 2d Radion). Bei kombinierten Wort /Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen).

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 Converse All Stars [fig.]/Army Tex [fig.]; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen).

2.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access, BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella;BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillon, Kamillan).

3.
Die Waren der Klasse 29 und 31, für welche die Widerspruchsmarke gebraucht wird, richten sich an den Durchschnittsverbraucher sowie an Fachleute, insbesondere jene der Gastronomie. Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs in der Regel, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 Sansan/Santasana, mit Hinweisen auf Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 954). Es ist daher vom Durchschnittsverbraucher als Massstab für den Grad der Aufmerksamkeit auszugehen.

4.
Die Vorinstanz betrachtet die für die angefochtene Marke registrierten Waren Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Kompotte, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft als gleichartig mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung. Die Vorinstanz begründete diese Ansicht im Wesentlichen damit, dass die Waren entweder substituierbar seien oder sich gegenseitig ergänzen würden und die genannten Waren in den Erwartungen der Konsumenten von ein und demselben Hersteller kommen könnten. Nicht gleichartig mit den Waren der Widerspruchsmarke befand die Vorinstanz hingegen die Waren Konfitüren und Speiseöle.

Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegenerin hat diese Einschätzung gerügt; die Beschwerdeführerin nimmt von ihrem Antrag auf Gutheissung des Widerspruchs denn auch die Waren Konfitüren und Speiseöle aus (vgl. Sachverhalt D oben). Da die Beurteilung der Vorinstanz sachgerecht ist, kann ihr ohne weiteres gefolgt werden.

5.
Als nächstes ist die Ähnlichkeit der Zeichen zu beurteilen. Es stehen sich die Wortmarke SWISSPRIMBEEF und die kombinierte Wort-/Bildmarke Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) gegenüber. Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit im Wesentlichen mit der folgenden Begründung. Das Bildelement der angefochtenen Marke mit dem Farbanspruch "hellgrün, rot" sowie den schräg- und hochgestellten Kleinbuchstaben e seien zwar im Gesamteindruck der Marke mitprägend, würden aber nicht derart vom Wortbestandteil ablenken, dass dieser in den Hintergrund gedrängt würde. Somit werde die Marke in erster Linie von den Wortelementen geprägt, deren nahezu vollständige Übereinstimmung im Element "PRIMBEEF" bzw. "Prim(e) Beef" zwangsläufig zu Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild führe. Weiter würden, so die Vorinstanz, die Marken zwar über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen, dieser sei aber nicht so gross, dass er die Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchte. Denn das Wort prim, auf Deutsch "formell, geziert, ordentlich", würde dem vorliegend relevanten Durchschnittskonsumenten nicht ohne Weiteres bekannt sein, sodass nicht davon ausgegangen werden könne, dass überhaupt ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt würde.

Diese Einschätzung der Ähnlichkeit der Zeichen wurde weder von der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin beanstandet (zur umstrittenen Frage der Wahrnehmung der Zeichen und deren Auswirkung auf die Kennzeichnungskraft bzw. Verwechslungsgefahr vgl. E. 6 und E. 7 nachfolgend). Da die Beurteilung der Vorinstanz bezüglich der Zeichenähnlichkeit auch sachgerecht ist, kann ihr ebenfalls ohne weiteres gefolgt werden.

6.
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu definieren. Diesbezüglich stellen sich in erster Linie zwei Fragen. Einerseits, ob die Widerspruchsmarke beschreibend und daher schwach ist (vgl. E. 2.3) und andererseits, ob durch lange Aufbauarbeit und einen gesteigerten Gebrauch der Schutzumfang erweitert wurde (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Gallus Joller, in: Michael G. Noth / Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 98; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979) und eine allenfalls ursprünglich bloss schwache Kennzeichnungskraft der Marke damit nicht mehr beachtlich ist.

6.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus den Bestandteilen SWISS, PRIM und BEEF wobei offensichtlich ist, dass die Bestandteile SWISS und BEEF für die beanspruchten Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung (Klasse 31); alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft beschreibend sind und daher über keine Kennzeichnungskraft verfügen. Der Wortbestandteil PRIM hat auf Deutsch die Bedeutung steif, formell, gekünstelt (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch Version 5.0). Dieses Wort gehört allerdings mitnichten in den englischen Grundwortschatz, welcher vom hier relevanten Verkehrskreis, nämlich dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz, verstanden würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 2003 4A.5/2003 E. 3.2; David Aschmann, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 111 f. mit weiterer Kasuistik). Viel eher wahrscheinlich ist, dass der Durchschnittskonsument den Bestandteil PRIM als das Wort "prime" interpretiert, welches zum englischen Grundwortschatz gehört und mitunter auch aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem französischen primé und dem italienischen primo bzw. prima in der Bedeutung "erstklassig, gut" verstanden wird. Dieses Verständnis hat unter anderem zur Folge, dass der besagte Markenbestandteil als anpreisend angesehen werden muss. Wörter, welche reklamehaft den Zweck oder Nutzen der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, zählen zum Gemeingut und müssen daher allen Gewerbetreibenden zur Verfügung stehen. Entsprechend können derlei Elemente einer Marke keine Kennzeichnungskraft verleihen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 Chic [fig.]/LIP CHIC; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 79 ff.).

Entsprechend sind alle Bestandteile der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren beschreibend und/oder anpreisend. In einer Gesamtbetrachtung ergibt sich somit ein Bild von zusammengefügten schwachen Elementen, welche durch ihre Kombination der Marke insgesamt eine gewisse minimale ursprüngliche Kennzeichnungskraft verleiht.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, der Schutzumfang sei durch den intensiven Gebrauch und die daraus resultierende Bekanntheit der Marke ausgeweitet worden. Die Beschwerdeführerin legt zur Untermauerung dieser Behauptung zahlreiche Belege ins Recht, welche den Gebrauch der Widerspruchsmarke SWISSPRIMBEEF nachweisen. Dass eine eigentlich schwache Marke durch intensiven Gebrauch ihren Schutzumfang erweitern kann, ist in Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich unbestritten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3622/201 vom 1. Dezember 2010 E. 5.1.2 Wurzelbrot/Wurzelrusti; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 100).

6.2.1 Ein möglicher gesteigerter Schutzumfang der Marke hilft allerdings noch nicht über die Tatsache hinweg, dass sich die strittigen Marken lediglich in Teilen ähnlich sind, welche als gemeinfrei angesehen werden müssen. Namentlich sind dies die Elemente PRIM bzw. Prim(e) sowie BEEF und Beef, welche anpreisend und/oder beschreibend sind (vgl. E. 6.1 oben). Eine solche Übereinstimmung allein in gemeinfreien Elementen kann grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.3 KaSa97/Biocasa, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 125, Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 273).

Eine Verwechslungsgefahr durch Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen könnte allerdings in jenem Fall bestehen, in welchem der gesteigerte Schutzumfang durch intensiven Gebrauch der Markenicht nur die gesamte Marke umfasst, sondern auch die einzelnen grundsätzlich gemeinfreien Elemente der Marke für sich einen erhöhten Schutzumfang beanspruchen könnten. Dies wäre bspw. dann der Fall, wenn - unter anderem - die relevanten Verkehrskreise die Marke bereits aufgrund eines entsprechenden Elements als solche erkennen würden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7491/2006 vom 16. März 2007 E. 8 Yeni Raki/Yeni Efe; vgl. auchEugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 989,Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 133 ff.). Die Beschwerdeführerin macht allerdings einen solchen gesteigerten Schutzumfang für einzelne Elemente der Widerspruchsmarke gar nicht erst geltend sondern bezieht sich lediglich auf die gesamte Marke SWISSPRIMBEEF. Entsprechend kann der Beschwerdeführerin für die Wortelemente PRIM und/oder BEEF der Widerspruchsmarke keinen gesteigerten Schutzumfang aufgrund intensiver Marktbearbeitung zuerkannt werden.

6.2.2 Ein gemeinfreier Teil einer Marke könnte weiter auch einen gesteigerten Schutzumfang beanspruchen und damit eine Verwechslungsgefahr begründen, wenn dieser als Element einer Serie registriert und genutzt wird. Dies macht die Beschwerdeführerin denn auch in ihrer Beschwerdeschrift geltend. So ist sie Inhaberin der Marken SWISSPRIMPORC (P-471073), SWISSPRIMLAMB (P-471074), SWISSPRIMGOURMET (P-483398). Freilich setzt die Erlangung eines gesteigerten Schutzumfanges durch Seriennutzung voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 - Converse All Star [Stern] [fig.]/Army tex [Stern] [fig.], mit Hinweis auf Entscheide der RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 - Suprême des Ducs und sic! 1998 S. 198 E. 2b - Torres). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt sein, bzw. muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 966; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 116). Die Beschwerdeführerin hat lediglich Registerauszüge weiterer Marken ins Recht gelegt und nicht nachgewiesen, dass die von ihr genannten Marken auch tatsächlich in Gebrauch stehen. Daher kann die Beschwerdeführerin für den gemeinfreien Teil ihrer Marke auch aufgrund einer Serienmarke keinen gesteigerten Schutzumfang geltend machen.

7.
In einer wertenden Gesamtsicht muss nun die Verwechslungsgefahr beurteilt werden. Die eingetragenen Waren sind zwar mindestens gleichartig und auch die Zeichen weisen Ähnlichkeit auf, dennoch kann vorliegend nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Denn die strittigen Marken stimmen lediglich in zwei Elementen überein, welche beschreibend und daher dem Gemeingut zugehörig sind, nämlich PRIM und BEEF, wahrgenommen als PRIME BEEF, einerseits und Prim(e) Beef andererseits. Dass diese im Gemeingut stehenden Elemente durch intensive Nutzung eine grosse Bekanntheit und dadurch einen gesteigerten Schutzumfang errungen hätte, konnte die Beschwerdeführerin nicht nachweisen. Die Übereinstimmung in den lediglich gemeinfreien Bestandteilen kann jedoch nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Diese wäre allenfalls gegeben, wenn die übrigen Elemente der Marken Anlass dazu geben würden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b Kamillosan/Kamillon, Kamillan). Da sich vorliegend die weiteren Elemente der Marken, nämlich "SWISS" bzw. "Appenzeller" mit figurativem Teil, deutlich unterscheiden, ist die Verwechslungsgefahr gebannt.

Eine Übereinstimmung in der Konstruktion der Marke, nämlich geografische Angabe & PRIM bzw. prime & BEEF kann für sich entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin keine Verwechslungsgefahr herbeiführen, da dem Markenrecht ein Konzeptschutz fremd ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.3 VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum mit weiteren Hinweisen).

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 . Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen, Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.

8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- inkl. MWST für das Beschwerdeverfahren angemessen.

9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- wird zur Bezahlung dieser Verfahrenskosten verwendet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage zurück)

- die Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 12149; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli Lukas Abegg

Versand: 18. Juni 2014

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 40 Parteiverhandlung
¹	Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 195058 zu beurteilen sind, ordnet der Instruktionsrichter beziehungsweise die Instruktionsrichterin eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn:
^a	eine Partei es verlangt; oder
^b	gewichtige öffentliche Interessen es rechtfertigen.59
²	Auf Anordnung des Abteilungspräsidenten beziehungsweise der Abteilungspräsidentin oder des Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin kann eine öffentliche Parteiverhandlung auch in anderen Fällen durchgeführt werden.
³	Ist eine Gefährdung der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu befürchten oder rechtfertigt es das Interesse einer beteiligten Person, so kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen
¹	Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
^a	Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
^b	Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
^c	Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
^d	...
^e	Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
^e1	Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
^e2	die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
^e3	den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
^e4	den Entsorgungsnachweis;
^f	Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
^g	Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
^h	Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
ⁱ	Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
^j	Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
²	Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
^a	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
^b	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
^a	des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
^b	des Bundesrates betreffend:
^b1	die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
^b10	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
^b2	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
^b3	die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
^b4	das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
^b5bis	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
^b6	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
^b7	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
^b8	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
^b9	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
^c	des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
^cbis	des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
^cter	der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
^dquinquies	der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
^e	der Anstalten und Betriebe des Bundes;
^f	der eidgenössischen Kommissionen;
^g	der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
^h	der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
ⁱ	kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50
¹	Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
²	Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48
¹	Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
^a	vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
^b	durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
^c	ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
²	Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
¹	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
^a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
^b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
^c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
²	Als ältere Marken gelten:
^a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
^b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
³	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63
¹	Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
²	Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
³	Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
⁴	Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
^4bis	Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
^a	in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
^b	in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
⁵	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64
¹	Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
²	Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
³	Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
⁴	Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
⁵	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
¹	Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
²	Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
³	Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz
¹	Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
²	Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
³	Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
⁴	Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
⁵	Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
¹	Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
²	Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.