Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-2191/2018

Urteil vom 25. Februar 2020

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),

Besetzung Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,

Gerichtsschreiberin Della Batliner.

LISSMAC Maschinenbau GmbH,

Gewerbepark West, Lanzstrasse 4,

DE-88410 Bad Wurzach,

vertreten durch Cabinet Roland Nithardt,

Conseils en Propriété industrielle SA,
Parteien
Y-Parc Swiss Technopole,

Rue Galilée 7, 1400 Yverdon-les-Bains (Zustelladresse),

und/oder Rechtsanwältin Lucienne Bühler,

Rue des Alpes 11, Case postale 652, 1701 Fribourg,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bolton Manitoba S.p.A,

Via G.B. Pirelli 19, IT-20124 Milano,

vertreten durch E. Blum & Co. AG,

Patent- und Markenanwälte VSP,

Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 15669,
IR 544'112 SMAC / IR 1'343'568 LISSMAC.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 544'112 "SMAC" mit einer Basiseintragung in Italien. Der Registereintrag erfolgte am 13. November 1989 und beansprucht folgende Waren:

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

B.
Am 21. August 2017 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz
Widerspruch gegen die von der Beschwerdeführerin am 14. Februar 2017 hinterlegte und am 11. Mai 2017 in der Gazette publizierte internationale Registrierung "LISSMAC" Nr. 1'343'568 in Bezug auf alle Waren der Klasse 3. Die Basiseintragung in der Europäischen Union von "LISSMAC", welche eine Priorität am 19. August 2016 begründet, gilt unter anderem für folgende Waren:

Klasse 3: Préparations pour l'aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Daraufhin erliess die Vorinstanz am 28. August 2017 eine provisorische teilweise Schutzverweigerung (Notification de refus provisoire partiel [fondé sur une opposition]). Sie gewährte der angefochtenen Marke Schutz für die Waren der Klassen 7 und 11. Hinsichtlich der Verweigerung des Schutzes für alle Waren der Klasse 3 eröffnete sie der Beschwerdeführerin am 29. November 2017 die Gelegenheit zur Stellungnahme, welche diese am 12. Januar 2018 wahrnahm.

C.
Mit Verfügung vom 14. März 2018 hiess die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdegegnerin vollumfänglich gut und verweigerte der angefochtenen internationalen Registrierung "LISSMAC" Nr. 1'343'568 den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3. Sie bestätigte die genannte Schutzgewährung bezüglich sämtlicher Waren der Klassen 7 und 11. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen an, unter Berücksichtigung des normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, der Gleichheit der strittigen Waren und der reduzierten Aufmerksamkeit der Abnehmer sei aufgrund der vorhandenen Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

D.
Dagegen reicht die Beschwerdeführerin am 16. April 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein mit dem Antrag, der Schutz der internationalen Registrierung Nr. 1'343'568 in der Schweiz sei auf sämtliche Waren der Klasse 3 auszudehnen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin. In der Beschwerdebegründung erhebt sie zunächst die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 3. Selbst wenn die Widerspruchsmarke den Schutz in der Schweiz im eingetragenen Umfang genösse, bestehe zudem keine Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen Marke. Zwischen den strittigen Zeichen sei - trotz Verwendung der Buchstaben der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke - keine Ähnlichkeit gegeben. Die angefochtene Marke hinterlasse visuell und phonetisch, aber auch aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung, einen anderen Eindruck als die Widerspruchsmarke. Es handle sich daher um einen Ausnahmefall.

E.
Mit Vernehmlassung vom 12. Juni 2018 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Hinsichtlich Begründung verweist sie auf den angefochtenen Entscheid und verzichtet auf eine weitergehende Stellungnahme.

F.
Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juni 2018 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung des angefochtenen Entscheids unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Begründend hält sie insbesondere fest, die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke sei verspätet erfolgt. Die Widerspruchsmarke "SMAC" geniesse aufgrund ihres fantasiehaften Gehaltes zumindest eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang. Die Verwechslungsgefahr sei bei objektivierter Betrachtung mit einiger Wahrscheinlichkeit zu befürchten, da das Publikum falsche Zusammenhänge vermuten werde.

G.
Es wurde keine mündliche Verhandlung durchgeführt.

H.
Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
und 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin gegeben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
und Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.
Vorliegend ist streitig, ob die Vorinstanz der internationalen Registrierung "LISSMAC" Nr. 1'343'568 zu Recht den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3 definitiv verweigert hat. Soweit die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke auf Beschwerdeebene erstmals geltend machen will, ist darauf nicht einzutreten. Der Nichtgebrauch hätte im Rahmen des Widerspruchsverfahrens in der ersten Stellungnahme vorgebracht werden müssen (Art. 22 Abs. 3
SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV)
MSchV Art. 22 Schriftenwechsel - 1 Das IGE bringt einen nicht offensichtlich unzulässigen Widerspruch dem Widerspruchsgegner zur Kenntnis und setzt ihm eine Frist zur Stellungnahme an.
1    Das IGE bringt einen nicht offensichtlich unzulässigen Widerspruch dem Widerspruchsgegner zur Kenntnis und setzt ihm eine Frist zur Stellungnahme an.
2    Die Stellungnahme des Widerspruchsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen.
3    Der Widerspruchsgegner muss einen allfälligen Nichtgebrauch der Marke des Widersprechenden nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme geltend machen; dies ist jedoch nur zulässig, wenn zu diesem Zeitpunkt eine ununterbrochene Frist von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens abgelaufen ist.48
4    Das IGE kann weitere Schriftenwechsel durchführen.
der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV], SR 232.111; Art. 32
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 32 Glaubhaftmachung des Gebrauchs - Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Artikel 12 Absatz 1, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]; Christoph Gasser, in: Noth/
Bühler/Thouvenin [Hrsg.] Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 11 f., mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die Beschwerdeführerin hat ihr Einrederecht somit verwirkt (Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3 "Seven [fig.]/Room Seven).

3.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 6quinquies lit. B Ziff. 1 der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04] in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
MSchG). Die Verwechslungsgefahr hängt demnach von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen steht in einer Wechselwirkung zur Zeichenähnlichkeit. Je ähnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind, umso unterschiedlicher müssen die Zeichen sein. Besteht hingegen ein kleiner Zeichenabstand, müssen wiederum grössere Unterschiede zwischen den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke vorhanden sein, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

3.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf Grundlage eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke, soweit - wie vorliegend - keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des BVGer B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.1 "Hero [fig.]/Heera [fig.]; B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 2.2, "uber/uberall"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Weder sind alle Produkte der gleichen Nizza-Klasse per se gleichartig, noch sind Produkte verschiedener Klassen immer ungleichartig (Eugen Marbach, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. A. 2017, N. 663). Doch gilt die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation als Indiz für die Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 3.3 "Merci/Merci [fig.]").

3.3 Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft: er ist umso grösser, je höher ihre Kennzeichnungskraft ist. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwischen schwachen, normalen und starken Marken beziehungsweise Markenbestandteilen
(Joller, a.a.O., N. 73 ff.). Erstere kennzeichnet insbesondere der beschreibende Charakter prägender Elemente (Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata"/Aromathera"), während letztere den grössten geschützten Ähnlichkeitsbereich haben, da sie das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit darstellen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"/"Kamillon", "Kamillan").

4.
Der Widerspruch hat innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung zu erfolgen (Art. 31 Abs. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 31 Widerspruch
1    Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben.
1bis    Er kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer geografischen Marke erheben.27
2    Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
MSchG). Bei einem Widerspruch gegen eine internationale Registrierung mit Schweizer Schutzlanddesignation beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung im von der WIPO vorgesehenen Publikationsorgan (Gazette) folgt (Art. 50
SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV)
MSchV Art. 50 Widerspruchsverfahren - 1 Im Falle eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung beginnt die Widerspruchsfrist nach Artikel 31 Absatz 2 MSchG am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der WIPO herausgegebenen Publikationsorgan folgt.106
1    Im Falle eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung beginnt die Widerspruchsfrist nach Artikel 31 Absatz 2 MSchG am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der WIPO herausgegebenen Publikationsorgan folgt.106
2    Das IGE führt ein Aktenheft, aus dem der Verlauf des Widerspruchsverfahrens ersichtlich ist.
3    ...107
MSchV). Die Registrierung der jüngeren Marke wurde am 11. Mai 2017 publiziert. Mit Widerspruch vom 21. August 2017 ist die Frist gewahrt.

5.

5.1 Im Sinne einer Vorfrage sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt bildet dabei das Warenverzeichnis der älteren Marke "SMAC" (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 51; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, N. 13.02 ff.).

5.2 Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Nizza-Klasse 3 Wasch-, Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Kosmetika, Haarlotionen und Zahnputzmittel. Ein Grossteil der erwähnten Waren dient dem täglichen Bedarf und richtet sich in erster Linie an das breite Publikum, kann aber auch von Fachkreisen nachgefragt werden. Die hier interessierenden Schleifmittel - wozu auch Schleifpapier, -schwämme und -scheiben gehören - können ebenfalls je nach Verwendungszweck von Endabnehmern, aber auch von professionellen Kreisen bezogen werden. Massgebend ist der vorliegend sehr offen formulierte Registereintrag. Dieser ermöglicht es der Widerspruchsmarke in objektiver Hinsicht, Schleifmittel auch für potenzielle Abnehmerkreise des Baugewerbes oder der Industrie herzustellen.

5.3 Als relevante Verkehrskreise sind somit das allgemeine Publikum, aber auch Fachkreise zu berücksichtigen. Wenn eine Marke gleichzeitig mehrere Verkehrskreise anspricht, so ist eine Verwechslungsgefahr bereits gegeben, wenn sie mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht
(Marbach, SIWR III/1, N. 954). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten oder Dienstleistungen, die sich ausschliesslich an Fachkreise richten (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 3 "Terra"/"Vetia Terra"). Die Vorinstanz hielt fest, bei den strittigen Schleifmitteln handle es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs wie auch um Produkte, die mit einer gewissen Sorgfalt (als Werkzeug) erworben würden. Diese Würdigung ist nicht zu beanstanden und blieb von der Beschwerdeführerin unbestritten. Es ist folglich von einer reduzierten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen.

6.
Zu prüfen ist zunächst, ob Warenidentität- oder -gleichartigkeit vorliegt. Die angefochtene Marke beansprucht verschiedene Arten von Schleifmitteln der Klasse 3, wie etwa Korund (Schleifmittel), Metallkarbide (Schleifmittel), Siliziumkarbid (Schleifmittel), Diamantine (Schleifmittel), Schleifpapier und Schleifkörner. Diese fallen allesamt unter den in Klasse 3 beanspruchten Oberbegriff "Schleifmittel" der Widerspruchsmarke. Der Verwendungszweck der Produkte beider Marken ist derselbe. Schleifen bezweckt entweder das Schärfen (z.B. eines Messers) durch gleichmässiges Reiben der Oberfläche an etwas Rauem oder das Glätten der Oberfläche von Glas, Edelsteinen oder Ähnlichem mittels Bearbeitung durch ein Werkzeug oder eine Maschine, so dass eine bestimmte Form entsteht ( duden.de/rechtschreibung/schleifen_drillen_wetzen_gleiten>, abgerufen am 8.11.2019). Damit ist Warenidentität gegeben. Dies bestreitet auch die Beschwerdeführerin nicht, weshalb sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen.

7.

7.1 Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft ging die Vorinstanz davon aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Fantasiezeichen ohne beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren handle. Dementsprechend schloss sie auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Ansicht vertritt auch die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort. Die Beschwerdeführerin äusserte sich auf Beschwerdeebene nicht zu diesem Punkt.

7.2 Aus der italienischen Basiseintragung schimmert für italienischsprachige Endkonsumenten aus der Schweiz der Wortstamm "Smac" deutlich durch. Das Verb "Smacchiare" (phonetische Aussprache: [zmak kia:re]) trägt die Bedeutung "Flecken aus einem Gegenstand entfernen"
oder "reinigen" (; smacchiare>; beide besucht am 15.11.2019). Die Namenwörter "smacchiatore" (Verantwortliche/r für die Fleckenentfernung oder Fleckenentferner) und "smacchiatura" (Fleckenentfernung oder Reinigung) leiten sich unmittelbar daraus ab (Paravia Langenscheidts Wörterbuch, Italienisch, 4. A. 2003, S. 848). Weitere Wörterbucheinträge beginnend mit dem Wortstamm "Smac" enthalten "smaccatamente" im Sinn von "übermässig" oder "übertrieben", "smaccato" mit den Bedeutungen "süsslich", "übermässig"/"übertrieben" oder "frech" und "smacco" als Bezeichnung für "die Schmach"
(Paravia Langenscheidts Wörterbuch, a.a.O., S. 848). Die Wirkung eines Zeichens ist stets produktbezogen, das heisst in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen, zu bestimmen (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 85). Hinsichtlich Wasch-, Putz-, und Fettentfernungsmittel liegt der beschreibende Inhalt des Markenworts auf der Hand, da sich der Zweck der
Fleckenentfernung beziehungsweise Reinigung unmittelbar daraus ergibt. Die zuvor erörterten alternativen Bedeutungen des Wortstamms "Smac" rücken dabei mit Blick auf die beanspruchten Waren deutlich in den Hintergrund. Es stellt sich die Frage, ob im Zusammenhang mit den vorliegend strittigen Schleifmitteln der Widerspruchsmarke der beschreibende Gehalt des Zeichens ebenfalls deutlich erkennbar ist. Eine Fleckenentfernung erfolgt in erster Linie durch Reinigung der beschmutzten Oberfläche. Abhängig vom zu behandelnden Material - zu denken ist etwa an Kleidungsstücke, Metall, Polster oder Holz - und je nach Art der Verschmutzung - zum Beispiel durch zuckerhaltige Flüssigkeiten, Rotwein, Fett, Speisereste oder Gras - fällt die Wahl auf das eine oder andere Reinigungsmittel. Die mutmasslich gewünschte Wirkung des Putzmittels setzt je nach Bedarf den Schwerpunkt beispielsweise auf fettlösende, bleichende oder auch auf abschleifende Eigenschaften des beigezogenen Produkts. Der Grundgedanke, dass ein Reinigungsmittel unter Umständen auch Schleifmittel enthalten kann, ist für die italienischsprachigen relevanten Verkehrskreise von dieser Warte aus betrachtet nicht abwegig. Auch der Gedankengang zu einer Fleckenentfernung durch rein mechanisches Abreiben beziehungsweise Abschleifen erscheint als weitere, ebenfalls naheliegende Möglichkeit. Die Verbindung des Markenworts zu den strittigen Schleifmitteln liegt jedenfalls nicht so weit entfernt, dass die Vorstellungskraft des italienischsprachigen Endkonsumenten allzu stark beansprucht werden müsste. Aufgrund des beschreibenden Gehalts hinsichtlich der vorliegend relevanten Ware weist die Widerspruchsmarke damit originär lediglich eine geringe Kennzeichnungskraft auf.

7.3 Damit ist die Vorinstanz zu Unrecht ohne Weiteres von der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

7.4

7.4.1 Ob diese - in der angefochtenen Verfügung nicht thematisierte -
Bedeutung der Widerspruchsmarke im Ergebnis tatsächlich zu einem kleinen Schutzbereich der internationalen Registrierung in Bezug auf die vorliegend strittigen Schleifmittel führt, ist nachfolgend zu prüfen.

7.4.2 Namentlich kann eine Marke durch Erlangung einer hohen Bekanntheit auf dem Markt gestärkt werden. In der Schweiz verlangt die Praxis in der Regel Belege für einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel inside/Galdat inside" mit Hinweis). Die Beschwerdegegnerin hat es versäumt, spätestens auf Beschwerdestufe hierfür Belege einzureichen. Vor der Vorinstanz wie auch im Beschwerdeverfahren trug sie die Beweislast und hatte im Rahmen des rechtlichen Gehörs Gelegenheit, sich zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu äussern sowie diese mit entsprechenden Belege zu untermauern. Die Beschwerdeführerin hatte mit ihrer Stellungnahme vom 12. Januar 2018 bereits im vorinstanzlichen Verfahren auf die in E. 7.2 erörterte Bedeutung des Wortstamms der italienischen Widerspruchsmarke hingewiesen, ohne allerdings daraus explizit auf eine mögliche Kennzeichnungsschwäche des Zeichens zu schliessen. Dass die Vorinstanz ohne weitere Begründung von einem Fantasiezeichen mit normaler Kennzeichnungskraft ausgegangen war und sich dabei offensichtlich nicht mit dem möglichen italienischen Sinngehalt der Widerspruchsmarke auseinandergesetzt hatte, hinderte die Beschwerdegegnerin nicht daran, markenstärkende Aspekte vorzubringen, welche allenfalls positive Auswirkungen auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gehabt hätten. Diese geltend zu machen und entsprechende Belege zu offerieren, lag in der - vorliegend nicht wahrgenommenen - Obliegenheit der Beschwerdegegnerin.

7.4.3 Aufgrund der gegebenen Aktenlage ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke schwach ist. Sie geniesst damit lediglich einen kleinen Schutzbereich.

8.

8.1 In einem weiteren Schritt ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den beiden Wortmarken "SMAC" und "LISSMAC" zu prüfen.

8.2 Die einsilbige Widerspruchsmarke besteht aus dem Kurzwort "SMAC". Die zweisilbige angefochtene Marke "LISSMAC" nimmt das Widerspruchszeichen integral in sein eigenes Zeichen auf. Daraus ergibt sich bereits eine gewisse Nähe zwischen den beiden Zeichen. Wird eine ältere Marke vollständig übernommen, liegt nach gängiger Rechtsprechung grundsätzlich Zeichenähnlichkeit vor. Die Kombination mit einem Zusatz schafft in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit (Urteil des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool" mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung).

8.3 Die Übernahme des Hauptbestandteils einer älteren Marke kann aber ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit einer neuen Marke verschmolzen wird, dass sie ihre Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 134 f. m.w.H.; Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfelhirsch"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"). Das Bundesverwaltungsgericht bejahte eine derartige Verschmelzung etwa bereits bei der älteren Marke "Sky" in den Zeichen "Skype in" und "Skype out" (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6; vgl. auch Urteil des BVGer B-259/2012 vom 27. März 2013 E. 7.2 "Focus"/"AbaFocus"). In diesem Zusammenhang ist das beschwerdeweise vorgebrachte Hauptargument der Beschwerdeführerin zu sehen, wonach eine Unterteilung der zwei Silben der angefochtenen Marke in die beiden Teile "LISS-" und "-MAC", und nicht "LIS-" und "-SMAC" oder "LI-" und "-SSMAC" erfolge. Ob die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke ihre Individualität beibehält, ist anhand eines visuellen, phonetischen und semantischen Vergleichs zu beurteilen.

8.3.1 Auf der schriftbildlichen Ebene unterscheiden sich die beiden rein verbalen Marken zunächst in der Wortlänge. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Kurzwort mit vier Buchstaben und einem Vokal ("a"), während die angefochtene Marke mit einer anderen, zusätzlichen Silbe beginnt, eine Vokalfolge ("i", "a") und sieben Buchstaben aufweist. Weiter weichen die beiden Marken am prägenden Wortanfang voneinander ab (Urteil des BVGer B-1605/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 6.2 "Cremolan"/"Xerolan"; RKGE, in: sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 "Seropram/Citopram"). Bereits ein gemeinsamer Wortstamm kann allerdings ein starkes Indiz für die Ähnlichkeit bilden, da das Konzept, den Markenstamm mit Vor- oder Endsilben zu variieren, beliebt und dem Verkehr vertraut ist (Marbach, SIWR III/1, N. 882). Durch die Verdoppelung wird das "ss" der angefochtenen Marke in den massgeblichen Verkehrskreisen eher als Einheit wahrgenommen, die gedanklich nicht zu trennen ist. Deswegen ist bei der angefochtenen Marke nicht davon auszugehen, dass "LIS-" von den relevanten Verkehrskreisen als Präfix von "SMAC" wahrgenommen wird. Im Schriftbild ist trotz integraler Übernahme eine gewisse Verschmelzung der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke nicht abzusprechen.

8.3.2 Den Wortklang der Widerspruchsmarke charakterisiert vor allem die Kürze. Bei der Aussprache liegt der Schwerpunkt im letzten Teil des Wortes. Silbenträger ist das "a", welcher dem "c" als letzten Buchstaben zusätzliche Härte verleiht. Die Aussprachekadenz der angefochtenen Marke verschiebt sich aufgrund des Vokals "i" und des Doppelkonsonanten "ss" nach vorne (BGE 97 II 78 E. 1c "Pond's"/"Respond"). Bei Fantasienamen sind nicht alle theoretisch denkbaren, sondern lediglich die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu untersuchen (Urteil des BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 5.1.2 "Six"/"Sixx"). Der Silbengipfel von "LISSMAC" befindet sich in den Buchstaben "i" und "a". Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist hier akustisch aber sowohl eine Aussprache in "LISS-" und "-MAC" als auch in "LI-" und "-SSMAC" denkbar. In beiden Fällen führt der verbindende Zischlaut "s" (beziehungsweise der gleichlautende "ss") dazu, dass die Widerspruchsmarke durch die klangbildliche Übereinstimmung im letzten Teil der angefochtenen Marke weiterhin erkenn- und individualisierbar bleibt.

8.4 Ausnahmsweise vermag ein veränderter Sinngehalt eine bestehende optische oder akustische Nähe zwischen zwei Kennzeichen zu kompensieren (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 182; Urteil des BVGer B-259/2012 vom 27. März 2013 E. 6.2 "Focus"/"AbaFocus"). Massgebend dabei ist, dass der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz sofort und unwillkürlich erkannt wird. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (BGE 121 III 377 E. 2b und c "Boss"/"Boks").

8.4.1 Wie bereits weiter oben festgestellt, ergibt sich eine Bedeutung der Widerspruchsmarke insbesondere für die italienischsprachigen relevanten Verkehrskreise (vgl. E. 7.2). Unabhängig von der Frage, ob das italienische Wort für "Flecken entfernen" beziehungsweise "Putzen" zum Grundwortschatz der relevanten Verkehrskreise gehört, fällt besonders ins Gewicht, dass es sich bei "SMAC" lediglich um den Wortstamm des entsprechenden Verbs handelt. Für andere Sprachregionen der Schweiz ist der Sinngehalt damit nicht auf Anhieb erkennbar. Hinzu kommt, dass der bereits oben festgestellte, beschreibende Charakter der Widerspruchsmarke das Vorliegen eines markanten Sinngehalts ausschliesst.

8.4.2 Die Beschwerdeführerin versucht vergeblich, ihrer Wortmarke einen eindeutigen Sinngehalt zuzuschreiben, der einen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke schafft. Der von ihr geltend gemachte Bezug des ersten Teils ihrer Marke "Liss-" zum französischen Verb "lisser" bewegt sich aufgrund der Bedeutung "glätten" beziehungsweise glattstreichen ( lisser>, abgerufen am 18.11.2019) im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Schleifmitteln etwa in gleicher Weise im Bereich des beschreibenden Gehalts wie die Widerspruchsmarke. Auch ergibt der von der Beschwerdeführerin weiter behauptete Namensbezug auf "Mac" oder "Mc Donald's" bezüglich des zweiten Teils der angefochtenen Marke keinen klaren Sinn. Jedenfalls entschied die Rekurskommission bereits in diesem Sinne bezüglich "Mac" in Alleinstellung (RKGE in: sic! 2000 386 ff., "Maag"/"Mac"). Nichts Anderes gilt, wenn sich der entsprechende Bestandteil wie vorliegend am Ende der Wortmarke befindet, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht festhält. Denkbar ist weiter eine Nähe zum italienischen Wort "macchia" mit den Bedeutungen "Fleck", "Sprenkel", "Farbtupfer", "Makel" oder "Schandfleck" ( macchia&l=deit&in=ac_it&lf=it&qnac=macchia , besucht am 18.11.2019). Doch auch bei diesem Bedeutungsgehalt bleibt es bei einer vagen Zuschreibung durch die relevanten Verkehrskreise bei gleichzeitiger Nähe zum Sinngehalt der Widerspruchsmarke. All diesen hypothetischen Sinngebungen ist schliesslich gemein, dass sie - wenn überhaupt - lediglich in einem Sprachraum der Schweiz verstanden werden könnten. Mit Blick auf den Gesamteindruck, den die angefochtene Marke bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlässt, ist daher am ehesten mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass "LISSMAC" als Fantasiezeichen ohne beschreibenden Gehalt aufgefasst wird.

8.5 Im Sinne eines Zwischenergebnisses ist festzuhalten, dass die angefochtene Marke auf der schriftbildlichen Ebene trotz integraler Übernahme der Widerspruchsmarke wenige Verbindungen zu letzterer zulässt. Im Wortklang hingegen bleibt der Zeichenabstand relativ klein, ohne dass dieser durch einen markanten Unterschied auf Sinngehaltsebene kompensiert würde. Insgesamt ist daher von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen.

9.

9.1 In einer Gesamtwürdigung ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Aufgrund der bereits festgestellten Warenidentität ist dabei ein strenger Massstab anzulegen. Zudem ist von einer reduzierten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen. Die schwache Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führt zu einem engen Schutzumfang der Widerspruchsmarke.

9.2 Der Gesamteindruck der Marke wird in erster Linie von den kennzeichnungskräftigen Bestandteilen geprägt. Schwache Elemente vermögen ihn weniger zu beeinflussen und gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle (Joller, a.a.O. Art. 3 N. 129). Eine Verwechslungsgefahr ist regelmässig nicht vorhanden, wenn die zu vergleichenden Marken einzig in gemeinfreien Elementen übereinstimmen, die für sich genommen nicht schützenswert sind (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 131 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei einer schwachen Marke führt dies zu einem kleinen geschützten Ähnlichkeitsbereich und entsprechend zu einer kleinen Sperrwirkung. Dann genügen schon bescheidene Abweichungen zwischen den strittigen Marken, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"/"Kamillon", "Kamillan"; Urteil des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 7.5). Und selbst für starke Marken erstreckt sich der Schutzbereich grundsätzlich nicht auf im Gemeingut stehende Elemente, es sei denn sie hätten sich im Verkehr durchgesetzt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc und 2c "Securitas").

9.3 Wie bereits oben festgestellt (vgl. E. 7.2), besteht die Widerspruchsmarke insgesamt aus einem gemeinfreien, beschreibenden Element. Eine Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke macht die Beschwerdegegnerin nicht geltend und eine solche geht auch aus dem Registereintrag nicht hervor. Die ältere Marke wurde vollständig in die angefochtene Marke übernommen. Dies lenkt die - wenn auch reduzierte - Aufmerksamkeit der relevanten Abnehmerkreise auf den Wortanfang der angefochtenen Marke. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist nicht von einem "unbetonten" Anfang der ersten Silbe der angefochtenen Marke auszugehen. Vorliegend verschaffen der prägende Wortanfang und die Wahrnehmung durch die relevanten Verkehrskreise als ein einheitliches, neues Markenwort die entscheidenden Unterscheidungsmerkmale zur Widerspruchsmarke. Denn der fantasiehafte Gehalt der angefochtenen Marke lässt trotz integraler Übernahme der älteren Marke eine schöpferische Leistung erkennen, welche mit dem unterscheidungskräftigen Wortanfang als originelle Wortneuschöpfung wirkt. Mit Blick auf die bestehende Warenidentität und angesichts des kleinen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke reicht diese bescheidene Abweichung in der ersten Silbe der angefochtenen Marke aus, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zur Widerspruchsmarke zu bannen. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist gar soweit reduziert, dass vorliegend trotz der herabgesetzten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr zu befürchten ist.

10.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 5 der vorinstanzlichen Verfügung sind aufzuheben. Der Widerspruch ist vollumfänglich abzuweisen.

11.

11.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
VwVG). Die Höhe der Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
VwVG, Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren sind Vermögensinteressen betroffen, wobei das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen
höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts sind die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festzusetzen und vollumfänglich der Beschwerdegegnerin zu überbinden. Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
VwVG). Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist ihr zurückzuerstatten.

11.2 Der obsiegenden Beschwerdeführerin kann zudem von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
und 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
VGKE ist sie auf Grund einer detaillierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin zwar eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- beantragt, ohne allerdings eine Kostennote einzureichen. Aus dieser Angabe allein ist nicht einmal ersichtlich, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat. Eine detaillierte Kostennote weist darüber hinaus auch aus, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. Urteil des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 9.3 m.w.H.). Erst auf dieser Grundlage kann - wie im Reglement vorgesehen - überprüft werden, ob es sich beim veranschlagten Aufwand vollumfänglich um entschädigungsberechtigten notwendigen Aufwand handelt (vgl. Andre Moser et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, S. 271, Rz. 4.85). Die Geltendmachung eines pauschalen Aufwands für die Anwaltstätigkeit genügt den Anforderungen an den Detaillierungsgrad einer Kostennote nicht, weshalb der Aufwand auf Grund der Akten zu bestimmen ist. Die Aktenlage weist insgesamt keine hohe Komplexität der Materie auf und lässt unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
, 9
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
und 11
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 11 Auslagen der Vertretung
1    Die Spesen werden aufgrund der tatsächlichen Kosten ausbezahlt. Dabei werden höchstens vergütet:
a  für Reisen: die Kosten für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel in der ersten Klasse;
b  für Flugreisen aus dem Ausland: ein kostengünstiges Arrangement der Economy-Klasse;
c  für Mittag- und Nachtessen: je 25 Franken;
d  für Übernachtungen einschliesslich Frühstück: 170 Franken pro Nacht.
2    Anstelle der Bahnkosten kann ausnahmsweise, insbesondere bei erheblicher Zeitersparnis, für die Benutzung des privaten Motorfahrzeuges eine Entschädigung ausgerichtet werden. Der Kilometeransatz richtet sich nach Artikel 46 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 200112 zur Bundespersonalverordnung.
3    Anstelle der tatsächlichen Kosten nach den Absätzen 1 und 2 kann ein angemessener Pauschalbetrag vergütet werden, wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen.
4    Für Kopien können 50 Rappen pro Seite berechnet werden.
VGKE) eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 2'500.- als angemessen erscheinen.

11.3 Die Beschwerdeführerin unterlag im vorinstanzlichen Verfahren. Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. In Bestätigung von Dispositivziffer 4 des angefochtenen Widerspruchsentscheids Nr. 15669 vom 14. März 2018 verbleibt die Widerspruchsgebühr bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren von Fr. 800.- der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und mit der von ihr bereits vorgeleisteten Widerspruchsgebühr zu verrechnen. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin daher keine Kosten zu ersetzen und Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben. Darüber hinaus ist der vertretenen Beschwerdeführerin, welche im vorinstanzliche Verfahren eine Stellungnahme eingereicht hat, eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.- zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen.

12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 73 Ausnahme - Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Die Dispositivziffern 1, 2 und 5 der Verfügung der Vorinstanz vom 14. März 2018 im Widerspruchsverfahren Nr. 15669 werden aufgehoben und der Widerspruch wird vollumfänglich abgewiesen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'343'568 "LISSMAC" Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3 definitiv zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'500.- zu entschädigen.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Widerspruchsverfahren mit Fr. 1'200.- zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15669; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Della Batliner

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Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : B-2191/2018
Datum : 25. Februar 2020
Publiziert : 25. März 2020
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Marken-, Design- und Sortenschutz
Gegenstand : Widerspruchsverfahren Nr. 15669, IR 544'112 SMAC / IR 1'343'568 LISSMAC


Gesetzesregister
BGG: 73
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 73 Ausnahme - Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind.
MSchG: 3 
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
31 
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 31 Widerspruch
1    Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben.
1bis    Er kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer geografischen Marke erheben.27
2    Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
32
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 32 Glaubhaftmachung des Gebrauchs - Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Artikel 12 Absatz 1, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
MSchV: 22 
SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV)
MSchV Art. 22 Schriftenwechsel - 1 Das IGE bringt einen nicht offensichtlich unzulässigen Widerspruch dem Widerspruchsgegner zur Kenntnis und setzt ihm eine Frist zur Stellungnahme an.
1    Das IGE bringt einen nicht offensichtlich unzulässigen Widerspruch dem Widerspruchsgegner zur Kenntnis und setzt ihm eine Frist zur Stellungnahme an.
2    Die Stellungnahme des Widerspruchsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen.
3    Der Widerspruchsgegner muss einen allfälligen Nichtgebrauch der Marke des Widersprechenden nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme geltend machen; dies ist jedoch nur zulässig, wenn zu diesem Zeitpunkt eine ununterbrochene Frist von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens abgelaufen ist.48
4    Das IGE kann weitere Schriftenwechsel durchführen.
50
SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV)
MSchV Art. 50 Widerspruchsverfahren - 1 Im Falle eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung beginnt die Widerspruchsfrist nach Artikel 31 Absatz 2 MSchG am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der WIPO herausgegebenen Publikationsorgan folgt.106
1    Im Falle eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung beginnt die Widerspruchsfrist nach Artikel 31 Absatz 2 MSchG am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der WIPO herausgegebenen Publikationsorgan folgt.106
2    Das IGE führt ein Aktenheft, aus dem der Verlauf des Widerspruchsverfahrens ersichtlich ist.
3    ...107
VGG: 31 
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
32 
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
VGKE: 2 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
8 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
9 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
11 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 11 Auslagen der Vertretung
1    Die Spesen werden aufgrund der tatsächlichen Kosten ausbezahlt. Dabei werden höchstens vergütet:
a  für Reisen: die Kosten für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel in der ersten Klasse;
b  für Flugreisen aus dem Ausland: ein kostengünstiges Arrangement der Economy-Klasse;
c  für Mittag- und Nachtessen: je 25 Franken;
d  für Übernachtungen einschliesslich Frühstück: 170 Franken pro Nacht.
2    Anstelle der Bahnkosten kann ausnahmsweise, insbesondere bei erheblicher Zeitersparnis, für die Benutzung des privaten Motorfahrzeuges eine Entschädigung ausgerichtet werden. Der Kilometeransatz richtet sich nach Artikel 46 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 200112 zur Bundespersonalverordnung.
3    Anstelle der tatsächlichen Kosten nach den Absätzen 1 und 2 kann ein angemessener Pauschalbetrag vergütet werden, wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen.
4    Für Kopien können 50 Rappen pro Seite berechnet werden.
14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
VwVG: 48 
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
50 
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
52 
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
63 
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
BGE Register
121-III-377 • 122-III-382 • 127-III-160 • 133-III-490 • 97-II-78
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
vorinstanz • kennzeichnungskraft • verwechslungsgefahr • bundesverwaltungsgericht • wortmarke • buchstabe • reinigung • silber • eintragung • verfahrenskosten • monat • frist • kostenvorschuss • beilage • bestandteil • reinigungsmittel • beschwerdeantwort • gewicht • pariser verbandsübereinkunft • bundesgesetz über den schutz von marken und herkunftsangaben
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BVGer
B-1605/2019 • B-2165/2018 • B-2191/2018 • B-2521/2018 • B-259/2012 • B-3050/2011 • B-3328/2015 • B-3663/2011 • B-386/2007 • B-433/2013 • B-531/2013 • B-5312/2013 • B-552/2017 • B-6137/2013 • B-6783/2017 • B-7492/2006 • B-7562/2016
sic!
2000 S.386 • 2003 S.973